Há muito se discute no direito brasileiro sobre a possibilidade da arguição de nulidade de um registro de desenho industrial como matéria de defesa em uma ação que discute possível contrafação na Esfera Estadual.
Em primeiro ponto, é necessário compreender que o Desenho Industrial consiste na aparência ornamental de um produto ou embalagem e confere exclusividade ao detentor do registro, sobre sua forma plástica tridimensional. Trata-se da proteção jurídica sobre o caráter estético da configuração externa de algum objeto, que ao ser criado resulte em um resultado visual novo e original e de possível aplicação no emprego industrial.
Assim, para considerar a validade de um Desenho Industrial é necessário que sejam respeitados os elementos citados o art. 95 da Lei nº 9.279 de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), sendo estes: Ornamentalidada, Aplicabilidade Industrial, Novidade e Originalidade.
No entanto, ao mesmo ponto que a Lei nº 9.279 de 1996 aponta, principalmente, os requisitos de Novidade e Originalidade como imprescindíveis para a validade do registro, em seu art. 105, ela permite que o Instituto Nacional da Prosperidade Industrial (INPI) outorgue um registro de desenho industrial, sem o necessário julgamento de mérito que ateste que o registro respeita os requisitos.
Deste modo, a simples concessão de um registro de desenho industrial não é suficiente para demonstrar as principais características necessárias na propriedade intelectual: a novidade e a originalidade.
Dada a essa possibilidade permitida por lei, ocorre no âmbito jurídico que diversos detentores de registros que não respeitam os requisitos da validade elencados pela legislação, ajuízam ações requerendo de terceiros responsabilização por supostas contrafações e violações de sua propriedade intelectual, na Justiça Estadual, posto que esta é a competência material de eventuais ações de indenização por perdas e danos contra particular por suposta violação de um direito de propriedade industrial.
No entanto, a Constituição Federal de 1988, elucida em seu art. 5º, inciso XXXV que, por ser integrante da Administração Pública, o INPI pode ter suas decisões questionadas perante o Poder Judiciário, em função do conhecido princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Deste modo, considerando que o INPI integra a estrutura administrativa da União, compreendia-se que apenas poderiam ser discutidas judicialmente possíveis nulidades acerca de registros de desenhos industriais em Varas Federais. Por consequência, uma ação anulatória de registro de desenho industrial, pode ser proposta exclusivamente em Vara Federal e não pode ser cumulada com ação de indenização, vez que a cumulação só é admitida pelo Código de Processo Civil quando o mesmo juízo é competente para conhecer todos os pedidos.
Ressalva-se aqui, que a competência da Justiça Federal ocorre exclusivamente em razão da necessidade do INPI em ser parte em uma ação anulatória de propriedade industrial. Trata-se de uma competência em função da pessoa e não da matéria.
No entanto, no art. 56, § 1º, da Lei nº 9.279 de 1996, expressamente dispõe acerca da possibilidade de se arguir a nulidade dos desenhos industriais como matéria de defesa, aqui sem elencar necessariamente em qual âmbito jurídico.
Deste modo e considerando as especificidades do registro industrial, existem discussões jurídicas acerca da possibilidade de a Justiça Estadual determinar a nulidade de um registro de desenho industrial, desde que suposta a nulidade seja arguida pelo réu como matéria de defesa em uma ação indenizatória por provável violação do registro.
Com o intuito de sanar este deslinde, a 3ª turma do STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.843.507 – SP (2017/0048700-1) reconheceu a possibilidade de se arguir nulidade de patente e de desenhos industriais como matéria de defesa.
Na decisão, a turma acompanhou voto do relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e julgou pela possibilidade de se declarar, incidentalmente, a nulidade de uma patente ou registro de desenho industrial nos autos que visam a indenização de uma suposta infração de registro de desenho industrial e patente, sem a necessidade de uma ação autônoma, conforme expressamente autorizado pela Lei de Propriedade Industrial. Observou também, esta possibilidade é uma inovação na Lei de Propriedade Industrial.
Em especial, fez menção específica a DANNEMANN et at. (2000, p. 142), que elucida:
Entendemos que esta arguição de nulidade não autoriza um juiz estadual a decretar a nulidade da patente, mas apenas reconhecer que a concessão da patente foi indevida e que, portanto, não há que condenar o réu por sua infração.
Deste modo, o entendimento da 3ª Turma é consoante a ideia de que a possível decretação de nulidade pela Vara Estadual não surte efeitos para além da defesa nos autos em que ela foi arguida. A decisão na Justiça Estadual não anula automaticamente os registros realizados perante ao INPI, ela apenas demonstra que no bojo dos autos, especificamente, trata-se de um registro nulo. Foi reconhecido deste modo, a possibilidade de compreender-se a nulidade incidental.
Compreende-se que o reconhecimento incidental da nulidade em ação que versa sobre a possível infração de registros de desenhos industriais, não faz coisa julgada material com efeito erga omnes. Ela pode ser apenas compreendida como matéria de defesa para o entendimento da improcedência do pedido do autor, detentor do registro de desenho industrial.
Por fim, o ministro Sanseverino ressalvou que a nulidade incidental de patentes de invenção, de modelos de utilidade e desenhos industriais, não pode ser considerada quando se trata da violação de marcas. Isto porque, Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado pela impossibilidade de nulidade incidental no que tange ao registro de marcas.
A decisão explica que no caso das patentes e dos registros de desenho industrial, a possibilidade da nulidade incidental está prevista na Lei de Propriedade Industrial, o que não ocorre no que tange ao registro de marcas, sendo necessária a propositura de uma ação autônoma junto a Vara Federal.
Referências:
DANNEMANN et at. Propriedade Intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PVDI Design, 2000, p. 142